uspatentnews의 등록된 링크

키자드에 등록된 총 30개의 포스트를 확인하실 수 있습니다.

Naver Blog

실험목적 사용 예외(Experimental use exception)를 널리 인정한 CAFC 판결

2024년 3월, CAFC는 실험목적 사용의 예외를 넓게 인정하는 판시를 하였습니다. 아래에 관련 이론과 함께 소개합니다. 저작권법은 107조[1]에서 공정 사용(fair use)에 관한 규정을 두어, 저작물이 학술적인 목적 등으로 이용된 경우에는 저작권의 침해로 보지 않는다. 반면에, 특허법은 공정 사용에 대한 일반적 면책 규정을 두고 있지 않다. 아래의 특허법 §271(e)에서 의약품에 관한 예외 규정을 두고 있으나, 이는 약식신약신청(ANDA)을 위한 실시에 국한되므로 그 범위는 한정적이다. 특허법 §271(e)(1)[2]는 1984년 Hatch-Waxman법 제정과 함께 특허법에 도입되었다. 이에 따르면, 약품 등의 생산, 사용 및 판매를 규율하는 연방 법률에 따라 단지 약품 개발과 자료 제출을 위한 목적으로 미국 내에서 생산 등을 하는 것은 특허 침해가 되지 않는다. 이는 제네릭 의약품 제조업체가 특허 만료 전에 FDA 승인을 받는 데 필요한 실험을 수행하고 데이터를 수집하

원문보기 내부링크
Naver Blog

특허권 소멸 후의 실시료 수취가 특허권 남용에 해당하는지

2024년 8월, 미국 CAFC는 특허가 존속 기간 만료된 후에 최소 로열티 조항을 계속 적용하더라도 특허권의 남용에 해당하지 않는다고 판시하였습니다. 이에 관련 이론과 함께 소개합니다. 특허권이 존속기간 만료 등의 사유로 소멸되었음에도 불구하고 특허권자가 계속하여 실시료를 수취하는 경우, 이를 특허권의 남용으로 볼 것인지가 문제된다. 1964년 11월 Brulotte v. Thys 사건[1]에서 대법원은 특허권이 존속기간 만료로 소멸되었음에도 불구하고 계속하여 실시료를 수취하는 것은 그 자체로 위법하며(unlawful per se), 특허권의 독점력을 특허가 소멸된 후에도 계속 유지하도록 하는 계약은 효력이 없다고 보았다. 대법원은 특허권의 독점력을 통해 협상력을 강화하여 특허권자가 합당한 실시료를 받아내는 것은 허용되지만, 존속기간이 만료되어 이미 공중의 영역(public domain)에 속한 발명에 대해서도 계속 실시료를 수취할 수 있도록 독점력을 이용하는 것은 주어진 권한을

원문보기 내부링크
Naver Blog

쟁점 배제효와 Kessler 원칙의 적용 범위를 확대한 CAFC 판결

2024년 8월, CAFC는 쟁점 배제효와 Kessler 원칙의 적용 범위를 확대하는 판시를 하였습니다. 이에 관련 이론과 함께 아래에 소개합니다. 1. 쟁점 배제효(Issue preclusion, Collateral Estoppel) 쟁점 배제효에 의해 당사자는 전소에서 충분히 판단된 쟁점에 반하는 주장을 후소에서 할 수 없고, 후소 법원도 전소 법원과 모순되는 판단을 할 수 없다. 이는 청구 배제효와 마찬가지로 당사자의 중복 소송 부담을 줄이고, 판결의 모순 저촉을 방지하고, 소송 경제를 도모하기 위함이다.[1] 쟁점 배제효가 발생하기 위해서는, 1) 전소와 후소의 쟁점이 동일하고, 2) 전소에서 그 쟁점이 실제로 판단되었으며, 3) 그 쟁점의 해결이 전소의 종국 판결에 필수적이었고, 4) 쟁점 배제효로 인해 불이익을 받는 자가 전소에서 쟁점을 다툴 충분하고 공정한 기회를 가졌어야 한다.[2] 그리고, 쟁점 판단에 필수적인 사실 관계가 변경된 경우에는 쟁점 배제효가 발생하지 않을

원문보기 내부링크
Naver Blog

사용자 인터페이스(UI) 특허가 특허 부적격하다는 CAFC 판결

2024년 8월, CAFC는 텔레비전 사용자 인터페이스에 관한 발명 두 건이 추상적 아이디어에 해당하여 무효라고 판시하였습니다. 이에 아래에 소개합니다. 2024년 8월 Broadband v. Amazon 사건[1]에서 CAFC는 주문형 비디오 텔레비전의 프로그램 편성표(electronic program guide)에 관한 발명 두 건이 추상적 아이디어에 해당하여 무효라고 판시하였다. 이 사건에서 문제된 첫 번째 특허(US 10,028,026)는 배경 화면, 디스플레이 템플릿, 동영상 컨텐츠와 관련 메타 데이터를 사용하여 계층적으로 배열된 프로그램 편성표를 자동으로 생성하는 방법에 관한 것이다. 그리고 두 번째 특허(US 9,973,825)는 시청자의 시청 이력(viewing history)을 토대로 프로그램 편성표의 계층적 배열 순서를 조정하는 방법에 관한 것이다. CAFC는 수신된 메타 데이터에 따라 비디오 컨텐츠를 계층적으로 배치하는 US’026 특허는 수신된 데이터를 단순히

원문보기 내부링크
Naver Blog

변호사 비용을 패소자에게 전가한 지방법원이 재량권을 남용했다는 CAFC 판결

2024년 8월 23일, CAFC는 패소한 원고에게 변호사 비용을 전가한 1심 법원이 재량권을 남용했다고 보아 1심 판결을 파기 환송하였습니다. 이에 관련 이론과 함께 소개합니다. 과거에는 2005년의 Brooks Furniture CAFC 판결[1]에 따라 다음과 같은 엄격한 기준을 만족하는 경우만을 변호사 비용 전가가 가능한 예외적인 경우로 인정하였다. 1) 소송 또는 특허취득 과정에서 제재 가능할(sanctionable) 정도의 중대한 부정행위(misconduct)가 있거나, 2) 원고의 소제기가 객관적으로 근거 없고(objective baseless), 주관적으로 악의(subjective bad faith)에 의한 경우 또한, 등록된 특허에 기반한 특허침해 주장은 선의에 의한 것으로 추정되므로 예외적인 상황에 해당한다는 점은 명확하고 설득력있는 증거(clearing and convincing evidence)에 의해 입증되어야 한다고 보았다.[2] 그런데 2014년 4월 Oc

원문보기 내부링크
Naver Blog

전문가는 발명 이전에 당업자의 수준에 이르러야 하는가?

2024년 9월 4일, CAFC는 전문가가 법정에서 증언하기 위해 반드시 발명 시점 이전에 당업자의 지식 수준에 이를 필요는 없다고 판시하였습니다. 발명 이후라도 필요한 기술 수준을 습득하여 당업자가 발명 당시에 알고 있던 것을 이해하기만 하면 된다는 취지입니다. 이에 관련 이론과 함께 소개합니다. 일방 당사자가 전문가 증인의 증언 또는 보고서를 제출한 경우, 타방 당사자는 이 증거가 관련성 또는 신뢰성을 결여하므로 배심원에게 제출되지 않아야 함을 법원에 주장할 수 있다. 이를 Daubert motion이라고 하며 증거배제신청(Motion in limine)의 특별한 형태이다. 1993년 6월 Daubert v. Merrell 사건[1]에서 연방 대법원은 과학적인 증언 또는 증거는 관련성 및 신뢰성을 모두 갖추어야 한다고 판시하였다. 법원은 증거의 신뢰성 판단 시, 이론의 검증 가능성, 동료에 의한 검증 여부, 출판 여부, 알려진 오류의 비율 및 동작을 통제하기 위한 표준의 존재 및

원문보기 내부링크
Naver Blog

액션 카메라 발명의 특허 적격성을 인정한 CAFC 판결

2024년 9월 9일, CAFC는 액션 카메라 관련 발명이 특허 부적격하다고 본 1심 판결을 뒤집고 사건을 환송하였습니다. 이에 관련 이론과 함께 소개합니다. 특허 적격(Patent Eligibility) 특허를 받기 위한 전제로서 먼저 발명이 특허의 대상이 되는지를 판단해야 한다. 특허법 제101조[1]에 의하면, 방법(process), 기계(machine), 제조물(manufactures) 및 합성물(composition of matter), 이들을 개량한 발명(invent) 또는 발견(discover)은 특허를 받을 수 있다. 단, 자연 법칙, 자연 현상 및 추상적 아이디어는 특허를 받을 수 없다는 것이 법원의 확립된 입장[2]이다. 이들은 기술 발전을 위한 기본 도구이므로 특정인이 독점할 경우 오히려 기술 발전을 저해할 수 있기 때문이다.[3] 2-단계 테스트(Alice/Mayo 테스트) 발명이 특허를 받을 수 있는 대상 즉, 방법, 기계, 제조물, 또는 합성물에 해당하고,

원문보기 내부링크
Naver Blog

팁(Tip)을 요구하는 인터페이스에 관한 발명은 특허 부적격하다는 CAFC 판결

특허적격에 관한 CAFC 판결들이 연이어 나오고 있습니다. 영업방법 발명에 대한 특허적격을 부정한 9월 10일자 CAFC 판결을 소개합니다. 2024년 9월 In re McDonald 사건[1]에서 CAFC는 미디어 컨텐츠에 대한 팁 지불을 유도하는 인터페이스에 관한 발명은 기존에 인간이 해오던 경제 활동을 단지 범용 컴퓨터를 이용하여 수행하는 것에 불과하여 추상적인 아이디어에 해당하므로 특허 부적격하다고 보았다.[2] 이 사건 출원의 대표 청구항 및 도면은 다음과 같다.[3] 21. A computer-implemented method, comprising: providing media content to a consumer computer device; presenting a tipping interface, related to the media content, to the consumer computer device; and receiving tipping input from

원문보기 내부링크
Naver Blog

당사자가 주장하지 않은 무효 사유를 근거로 특허 무효 판결한 1심 판결이 파기, 환송됨

2024년 9월 18일 CAFC는 당사자가 주장하지 않은 무효 사유를 근거로 특허를 무효 판결한 1심 법원이 재량권을 남용했다고 보았습니다. 이에 관련 이론과 함께 소개합니다. 변론절차에서 당사자들은 판사 또는 배심원 앞에서 자신의 주장을 입증하기 위해 증거를 제시한다. 미국, 영국 등 영미법계 국가에서는 대립당사자주의(adversary system)에 따라 사건 해결의 주도권은 당사자가 가지며 판사는 중립적인 심판자의 역할을 맡는다. 즉, 판사는 당사자가 제시하는 증거와 주장에 기초하여 판단할 뿐, 스스로 증거를 수집하거나 새로운 법적 논점을 제기하지 않음이 원칙이다. 한편, 독일, 일본 등의 대륙법계 국가들은 변론주의를 채택하고 있으며, 이는 사실과 증거의 수집, 제출 책임이 당사자에게 있다는 점에서 직권탐지주의와 대립된다. 반면, 대립당사자주의는 당사자가 주도하고 판사는 중립적인 역할을 하는 구조로, 규문주의(Inquisitorial System)에 대비되는 개념이다. 변론주의

원문보기 내부링크
Naver Blog

AIA 특허에는 Dynamic Drinkware 판례가 적용되지 않는다

신규성(Novelty) 특허 제도에서는 기술 발전에 기여할 수 있는 발명을 일반에 공개하는 대가로 특허권자에게 그 발명을 일정 기간 독점적으로 사용할 권리를 부여한다. 따라서, 기술 발전에 기여하지 않는, 즉 기존 기술에 비하여 새롭지 않거나 개량되지 않은 발명에는 특허권을 부여할 필요가 없으며, 착오로 등록되더라도 무효심판 또는 특허소송을 통해 무효될 수 있다. §102(e) - 선출원/후공개 선행발명 특허법 §102(e)[1]에 따르면, 발명자가 발명을 하기 전에 타인이 그 발명을 미국에 출원하고, 발명자가 발명을 한 후에 타인의 출원이 공개되거나 특허 등록된 경우, 발명자는 그 발명에 대해 특허를 받을 수 없다. 특허법 102(e)는 타인의 출원공개 또는 등록공고된 발명의 선행 기술로서의 지위를 미국 출원시로 소급하는 조항이다. 이는 출원의 비공개로 인해 후발명보다 나중에 공개된 선발명이 선행 기술로 인정받지 못하는 불합리를 시정하기 위함이다.[2] 선행문헌의 임시출원일로의 출

원문보기 내부링크
Naver Blog

항소심(CAFC)에서 다툴 권리가 박탈되는 경우

항소법원에의 항소 연방순회항소법원(CAFC)은 특허와 관련된 연방지방법원의 판결, PTAB의 결정, ITC의 결정에 대한 항소 사건을 전속적으로 관할한다.[1] 즉, 특허 사건의 항소심 절차는 CAFC로 일원화되어 있다. 단, 원심 판결은 특허로부터 기인한(arising under) 판결이어야 하며, 단순히 특허가 사건에 관련되었다는 점만으로는 CAFC의 관할권이 인정되지 않는다. 예를 들어, Walker process 기망(기망에 의해 등록된 특허권의 행사)에 기한 청구는 특허와 관련이 있기는 하지만 기본적으로 반독점법에 기한 소송이므로 CAFC가 아닌 해당 지방법원을 관할하는 항소법원이 항소심 관할권을 가진다는 것이 판례[2]이다. 연방지방법원의 판결에 불복하는 자는 판결 등록일(entry of judgment)로부터 30일 이내에 항소장(notice of appeal)을 원심법원(지방법원)에 제출해야 한다.[3] 사후심의 성격 CAFC에서의 심리는 속심이 아닌 사후심(법률심)이

원문보기 내부링크
Naver Blog

IPR 패소자의 CAFC 항소인 적격

2023년 11월 Allgenesis v. Cloudbreak 사건[1]에서 CAFC는 IPR에서 패소한 IPR 신청인이 항소인 적격을 갖추지 못했다는 이유로 항소를 기각하였다. CAFC는 FDA 승인을 받기 위한 2상(Phase II) 실험이 3년 전에 완료되었을 뿐, 3상(Phase III) 실험에 대한 아무런 계획을 항소인이 제시하지 못했으므로 구체적인 계획이 있다고 볼 수 없어 결국 실질적 손해를 인정할 수 없다고 보았다. 항소인 적격(Standing) 헌법(Article III)에 따라 요구되는 당사자적격은 소송의 모든 단계에서 구비되어야 한다. 따라서 원고가 지방법원에 제소하는 경우뿐만 아니라, 항소법원에 항소하는 경우에도 당사자적격을 갖춰야 한다.[2] 이는 PTAB의 결정에 불복하여 CAFC에 항소하는 경우에도 마찬가지이다.[3] 즉, IPR은 누구나 신청할 수 있지만, IPR 결정에 대한 CAFC로의 불복은 항소인 적격을 갖춘 자만이 할 수 있다.[4] 항소인은 자신

원문보기 내부링크
Naver Blog

개정 연방증거규칙(FRE) 702조

증거배제신청(Motion in limine) 증거개시 절차가 끝난 후 변론에서 제외시키고자 하는 증거나 증인이 있는 경우 당사자는 증거배제신청을 할 수 있다. 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence)에 의하면, 사건과 관련성이 있는 증거만 제출될 수 있다(401조)[1]. 증거에 의해 어떤 사실의 존부를 더 잘 파악할 수 있고 그 사실이 소송의 결과에 영향을 미치는 경우에 관련성이 인정된다. 단, 관련성이 인정되더라도 그 증거가 일방 당사자에게 부당한 피해를 주거나, 쟁점을 불명확하게 하거나, 배심원을 오도하거나, 절차를 지연시키거나, 증거 조사에 과도한 시간이 소요되거나, 기존에 제출된 증거와 중복되는 경우에는 증거에서 배제될 수 있다.[2] 전문가 증거 배제신청(Daubert Motion) 일방 당사자가 전문가 증인의 증언 또는 보고서를 제출한 경우, 타방 당사자는 이 증거가 관련성 또는 신뢰성을 결여하므로 배심원에게 제출되지 않아야 함을 법원에 주장할 수 있

원문보기 내부링크
Naver Blog

Chevron deference의 폐기 및 그 영향

의회(입법부)가 특정 사안에 대해 직접 입장을 밝힌 경우(즉, 법률의 내용이 명확한 경우)에는 그에 따르면 되므로 이론의 여지가 없다. 그러나 해당 사안에 대해 법률이 침묵하거나 모호한 경우 행정기관은 법률을 해석할 수 있고, 그 해석이 합리적인 한 법원은 (법원이 법률을 달리 해석하더라도) 이를 존중해야 한다.[1] 이를 Chevron deference(존중)라고 한다. 1984년 Chevron 사건[2]에서 연방대법원은 의회가 행정기관이 채워야 할 공백(gap)을 명시적으로 남겨 둔 경우, 이는 법령을 자체 규칙으로 구체화할 수 있는 권한을 행정기관에 명시적으로 위임한 것이므로, 행정기관의 규칙이 자의적이거나 변덕스럽거나 법령에 명백히 위반되지 않은 한 효력이 있으며, (행정기관에 대한 권한 위임이 명시적이지 않은 경우에도) 법원은 행정기관의 합리적인 법 해석을 존중해야 한다고 판시하였다. 이 사건에서 의회는 대기 오염을 유발하는 고정 오염원(stationary source)을

원문보기 내부링크
Naver Blog

다양한 공격에도 Avanci는 여전히 건재하다.

Avanci는 여러 프로그램을 운영하고 있지만, 그 중에서 connected car와 관련된 4G, 5G 특허 프로그램이 성황리에 운영되고 있다. 단, Avanci의 운영 방식(풀 로열티, TCU 업체가 아닌 자동차 업체만 풀 가입)에 대한 도전이 지속되고 있다. 공격 1. Tesla는 Avanci의 5G pool 로열티가 부당하게 고액이라는 이유로 Avanci와 분쟁 중이다. 그 일환으로 Tesla는 Interdigital, Avanci를 상대로 영국 법원에 소송을 제기하였다. 그런데, 2024년 7월, 영국 1심 법원(high court)은 소송을 기각하였다. 첨부파일 20240715 Tesla-v.-InterDigital Avanci-15.07.24_EWHC.pdf 파일 다운로드 법원은 Tesla가 미국 델라웨어 법원이 적절한 법원이 아니라는 점 및 영국 법원이 적절한 법원이라는 점을 입증하지 못했다는 이유에서이다. 결국 본안에 대해서는 다퉈보지 못하고 관할권 단계에서 소송이

원문보기 내부링크
Naver Blog

2024년, CAFC가 특허 부적격(특허법 101조)하다고 본 사례들

특허를 받기 위한 전제로서 먼저 해당 발명이 특허의 대상이 되는지를 판단해야 한다. 특허법 제101조[1]에 의하면, 방법(process), 기계(machine), 제조물(manufactures) 및 합성물(composition of matter), 이들을 개량한 발명(invent) 또는 발견(discover)은 특허를 받을 수 있다. 발견도 특허의 대상이 되는 바, 태양 아래 인간이 만든 모든 것은 특허를 받을 수 있다고 할 정도로 다른 나라에 비해 특허의 대상이 넓다.[2] 단, 자연 법칙, 자연 현상 및 추상적 아이디어는 특허를 받을 수 없다는 것이 법원의 확립된 입장[3]이다. 이들은 과학 기술의 발전을 위한 기본 도구이므로 특정인이 독점할 경우 오히려 기술발전을 저해할 수 있기 때문이다.[4] 아래는 24년 7월 현재까지 CAFC가 특허 부적격하다고 본 사례들이다. 2024년 3월 Rady v. Boston Consulting Group 사건[5]에서 CAFC는 물품의 고유

원문보기 내부링크
Naver Blog

IPR의 개시와 보충 자료 제출

IPR을 개시할 것인지는 PTAB이 재량으로 결정한다. IPR이 개시되지 않으면 최종 결정을 받을 기회조차 없기 때문에 개시 여부는 매우 중요하다. 통계[1]에 의하면, 2012년부터 2020년까지 약 67%의 IPR 신청이 개시 결정되었다. 일단 IPR이 개시되면 최종 결정된 사건의 62%는 전부 무효, 18%는 일부 무효로 결정되고 20%만이 전부 유효로 결정되는 점에서 개시 여부는 중요하다. IPR이 개시되지 않는 경우, IPR 신청인은 IPR 신청시 납부했던 수수료 중 개시 후(post-institution) 수수료에 해당하는 부분을 환불받을 수 있다.[2] 개시여부 판단기준 특허청장은 특허권자의 예비답변(POPR) 접수일로부터 3개월 또는 예비답변이 없는 경우에는 예비답변 기간 만료일로부터 3개월 내에 IPR 개시여부를 결정한다.[3] 특허법 § 314(a)[4]에 따르면, 적어도 하나의 청구항에 대해 신청인의 무효 주장이 받아들여질 합리적인 가능성이 인정되는 경우에 절차가

원문보기 내부링크
Naver Blog

자명성 유형 이중특허(ODP)에서 발명의 선후

자명성 유형(비법정) 이중특허(Obviousness-type Double Patenting, ODP) 자명성 유형 이중특허는 청구항 발명이 기존 특허 발명의 자명한 변형에 불과(merely an obvious variant)한 경우를 의미하며, 이러한 발명은 특허를 받을 수 없다. 이에 관한 명문의 규정은 없으며, 법원에 의해 만들어진(judicially created) 원칙이다. 자명성 유형 이중특허의 등록을 불허하는 이유는 다음과 같다.[1] 1) 하나의 발명에 대한 배타적 권리의 존속기간이 후속 출원에 의해 부당하게 연장되는 것을 방지, 2) 특허권이 양도됨에 따라 유사한 특허 발명을 소유한 여러 특허권자들로부터 피고가 반복하여 침해소송을 당하는 것을 방지. 따라서, 이러한 염려가 없는 경우, 즉 출원인이 존속기간 포기서(Terminal Disclaimer; TD)를 제출함으로써 특허권의 존속 기간이 더 이상 연장되지 않고, 선후 특허의 권리자가 동일인인 경우에는 선후 발명 모

원문보기 내부링크
Naver Blog

IPR 결정에 대한 항소인 적격(standing)

헌법(Article III)에 따라 요구되는 당사자적격은 소송의 모든 단계에서 구비되어야 한다. 따라서 원고가 지방법원에 제소하는 경우뿐만 아니라, 항소법원에 상소하는 경우에도 당사자적격을 갖춰야 한다.[1] 이는 PTAB의 결정에 불복하여 CAFC에 항소하는 경우에도 마찬가지이다.[2] 즉, IPR은 누구나 신청할 수 있지만, IPR 결정에 대한 CAFC로의 불복은 항소인 적격을 갖춘 자만이 할 수 있다.[3] 항소인은 자신이 항소인 적격(standing)을 가짐을 증명해야 한다.[4] 2016년 5월 Spokeo v. Robins 사건[5]에서 대법원은 당사자적격이 인정되기 위해서는 원고가 1) 사실상 피해(injury in fact)를 입었고, 2) 그 피해가 다툼의 대상이 되는 행위로 의한 것이며(traceable), 3) 법원의 판결에 의해 그 피해가 회복될 수 있음(redressable)을 증명해야 한다고 판시하였다. 여기서, 사실상 피해(injury-in-fact)라 함

원문보기 내부링크
Naver Blog

청구항 해석 시, 출원 경과 참작

2024년 8월 20일, 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 출원 경과를 참작하여 청구항을 해석할 수 있다는 판결을 내렸습니다. 아래에 관련 이론과 함께 소개합니다. 청구항 해석에 있어 내적 증거와 외적 증거 고려 내적 증거(Intrinsic evidence)라 함은 특허 청구항의 문구 자체, 특허 명세서(specification), 출원 경과(prosecution history) 등 대상 특허와 직접적으로 관련된 증거를 말한다. 심사과정에서 언급되지 않은 선행 기술은 외적 증거로 취급된다는 것이 CAFC 판례[1]이므로, 반대 해석상 심사과정에서 언급된 선행 기술은 내적 증거로 취급된다. 외적 증거(Extrinsic evidence)는 내적 증거를 제외한 그 밖의 증거로서, 법원이 해당 분야의 기술을 이해하고 당업자가 대상 청구항을 어떻게 해석할 것인지를 판단하는데 도움을 준다.[2] 구체적으로, 외적 증거는 전문가의 증언, 발명자의 증언, 관련 분야의 논문(treatise), 사전

원문보기 내부링크
Naver Blog

비밀 판매(secret sales)에 의한 신규성 상실

2024년 8월 12일, CAFC는 pre-AIA와 마찬가지로 AIA에서도 출원인의 비밀 판매(secret sales)에 의해 신규성이 상실된다고 판시하였습니다. 이에 아래에 관련 이론과 함께 설명합니다. 특허법 §102(a)(1)[1]에 따르면, 유효 출원일(effective filing date) 전에 특허 받거나, 인쇄 간행물에 게재, 공연 실시, 판매되거나, 그 밖에 공중이 이용가능하게 된 발명은 특허를 받을 수 없다. 이 조항은 pre-AlA의 102(a)와 (b)를 함께 규정한 것이다. 단, 공연 실시, 판매 또는 그 밖의 공개 행위가 미국 내에서 이루어질 것을 요하지 않는다는 점에서 pre-AIA와 차이가 있다. 판매(on sale bar) 특허권자 등이 특허 출원 전에 발명이 구현된 제품을 미국 내에서 판매한 경우 특허를 받을 수 없다. 이를 On-sale bar라고 한다. 이는 발명자나 발명의 양수인이 특허 출원 전에 발명을 상업적으로 이용하는 것을 억제하고 빠른 출

원문보기 내부링크
Naver Blog

자명성 유형 이중 특허(ODP) 판단 시, 존속기간 조정(PTA)된 존속기간을 기준으로 한다

2023년 8월 In re: Cellect 사건[1]에서 CAFC는 자명성 유형 이중 특허 여부를 판단함에 있어 (TD 제출 여부에 관계없이) 존속기간 조정(PTA)이 반영된 존속기간을 기준으로 한다고 판시하였다(precedential). 이 사건에서 특허권자는 아래의 Novartis 판결을 근거로 존속기간 연장(PTE)된 특허와 마찬가지로 존속기간 조정(PTA)된 특허도 존속기간 조정되기 전을 기준으로 이중 특허 여부를 판단해야 한다고 주장하였다. 특허권자의 주장에 따르면, 동일한 우선일('97.10.06)을 가지는 아래 5개 특허들('742, '369, '036, '626, '621)은 존속기간 만료일('17.10.06)이 동일하므로 이중 특허에서의 선후 관계가 발생하지 않게 된다. 그러나, CAFC는 PTA와 PTE는 근거 조항 및 적용되는 상황이 다르므로 이중 특허 판단에 있어 다르게 취급되어야 한다고 보았다. CAFC의 기준에 의하면 5개 특허들은 PTA 적용에 의해 존속기

원문보기 내부링크
Naver Blog

부적법한 소장 송달에 의해서는 IPR 1-year bar가 기산되지 않는다

IPR 신청서는 신청인 또는 신청인과 이해관계(real party in interest)나 계약관계(privy)에 있는 자가 특허침해 소장[1]을 송달받은 날로부터 1년 내에 제출되어야 한다.[2] 이는 소송 초기에 IPR을 신청하도록 함으로써 동일한 특허의 유효성에 대한 판단이 PTAB과 법원에서 중복적으로 이루어지는 것을 방지하기 위함이다. 상원(Senate)의 법안 초안에서는 IPR 신청 기간이 6월이었으나, 하원 법안(House bill)에 의해 1년으로 정해졌다. 이는 피고가 제소 특허를 검토할 수 있는 시간을 충분히 주기 위함이다.[3] 여기서 주의할 점은 제소된 청구항뿐만 아니라 제소 특허의 전체 청구항에 대해 1년의 신청 기한이 적용된다는 것이다. 따라서, 제소일로부터 1년이 경과된 후에는 제소되지 않은 청구항에 대해서도 IPR을 신청할 수 없다. 1년의 기간이 기산되기 위해서는 소장의 송달이 적법해야 한다. 그런데, 2023년 9월 Lightricks v. Plota

원문보기 내부링크
Naver Blog

진보성 판단 시의 선행기술의 유사성(analogous art)

2023년 9월 Netflix v. DivX 사건[1]에서 CAFC는 진보성 판단 시에 선행기술과 대상발명이 어느 기술에 관한 것인지를 적시하면 되는 것이지 반드시 선행기술과 대상발명의 기술 분야가 무엇인지를 명시적으로 적시할 필요까지는 없다고 판시하였다. 진보성 판단 시의 선행기술과 대상발명은 유사한 기술이어야 한다.[2] 즉, 기술분야가 너무 상이하면 진보성 판단의 선행기술로 사용할 수 없다. 당업자가 모든 분야의 기술을 알 수는 없으며 그가 종사하는 분야의 기술만을 알고 있다고 보는 것이 타당하기 때문이다.[3] 유사 기술인지 여부는 대상발명이 이루어진 시점을 기준으로 판단해야 하며 사후고찰(hindsight)에 의해서는 안된다.[4] 한편, 신규성 판단 시에는 유사한 기술일 것을 요하지 않는다. 판단 기준 2004년 8월 In re Bigio 사건[5]에서 CAFC는 선행기술이 1) 대상발명과 동일한 기술 분야(same field of endeavor)에 속하거나, 2) 대상

원문보기 내부링크
Naver Blog

IPR에서의 이해관계인

IPR 신청서의 필수적 기재 사항 35 U.S.C. §312(a)(2)[1] 및 37 CFR §42.8[2]에 따르면, IPR 신청인은 신청서에 다음의 사항들을 기재해야 한다. 모든 이해관계인(real party-in-interest), 심판 대상 청구항, 무효 근거 및 증거, 관련 소송 및 특허 출원 등의 관련 사건(related matters), 변호사가 대리하는 경우 대리인(counsel), 송달 관련 정보(service information). 그런데, 2023년 6월 Samsung v. Netlist IPR 사건에서 PTAB은 Google이 Samsung의 이해관계인 또는 관계인에 해당하지 않으므로 IPR 신청이 1-year bar를 위반하지 않는다고 보았다. IPR 신청서는 신청인, 이해관계인(real party in interest) 또는 관계인(privy)이 특허침해 소장을 송달 받은 날로부터 1년 내에 제출되어야 하기 때문이다. 이해관계인 IPR 신청서에 모든 이해관

원문보기 내부링크
Naver Blog

기능식 청구항의 명세서 기재 방법

2023년 10월 Sisvel v. Sierra 사건[1]에서 CAFC는 명세서에서 특정 프로토콜의 명칭을 언급한 경우에는 기능식 청구항의 명세서 기재요건이 만족될 수 있다고 판시하였다. 이 사건에서 문제된 청구항은 기능식 청구항으로 인정되었는데, CAFC는 명세서에 청구항의 기능에 대응하는 프로토콜의 명칭(FEC, ARQ)이 기재되었음을 이유로 명세서 기재 요건을 만족했다고 보았다. 기능식 청구항(Functional claim) 기능식 청구항은 발명의 구체적인 구조(what it is) 대신에 발명이 무엇을 하는지(what it does), 즉, 그 기능만을 청구항에 기재한 것이다.[2] 일반적으로 기능식 청구항에는 수단("means for") 또는 단계("step for")를 의미하는 단어와 함께 그 수단 또는 단계가 수행하는 기능만이 기재된다. 특히, 기능식 청구항은 소프트웨어 발명을 기술하기 위해 많이 사용된다.[3] 소프트웨어 발명은 그 특성상 해당 기능을 수행하기 위한 기

원문보기 내부링크
Naver Blog

불편한 법원에 의한 이송

원고가 소를 제기한 재판지가 위법하지는 않더라도 그 지역에서 소송을 진행하는 것이 다른 지역에 비해 여러모로 불편할 수 있다. 이 경우, 지방법원은 원고가 소를 제기할 수 있었던 다른 지방법원 또는 당사자들이 동의한 다른 지방법원으로 소송을 이송할 수 있다.[1] 이를 불편한 법원(Inconvenient forum)에 의한 이송이라고 한다. 한국 민사소송법의 심판편의이송[2]과 유사하다. 그런데 최근 CAFC는 불편한 법원에 의한 이송과 관련한 두 개의 판례를 내놓아 아래에 소개하고자 한다. 첫 번째는 2023년 9월 In re RingCentral 판례이고, 두 번째는 2023년 10월 In re: META PLATFORMS 판례이다. 불편한 법원에 의한 이송 여부를 판단함에 있어 법원은 먼저, 원고가 이송될 법원에 소를 제기할 수 있었는지를 검토한다. 즉, 이송될 법원이 관할권을 가진 적절한 재판지(venue)인지를 검토한다. 1960년 Hoffman v. Blaski 사건[3]

원문보기 내부링크
Naver Blog

청구항 해석 시, 다른 출원의 출원 경과에 구속되는지 여부

2023년 11월 Malvern v. TA 사건[1]에서 CAFC는 출원인이 타 특허의 출원 경과를 IDS 제출하였더라도 특허 청구범위가 당연히 타 특허의 출원 경과에 구속되어 한정 해석되어야 하는 것은 아니라고 판시하였다. 이 사건의 1심 법원은 (대상 특허와 패밀리 관계에 있지 않은) 타 특허의 출원 과정에서 출원인이 청구항을 한정 해석 주장했고, 그 출원 경과를 출원인이 IDS 제출했다는 이유로 대상 특허의 권리범위 역시 좁게 해석하였다. 이에 CAFC는 출원인이 타 특허의 출원 경과를 IDS 제출했다는 이유만으로 그 문헌의 중요성을 인정한 것은 아니라고 본 것이다. 이 사건에서는 타 출원의 출원 경과가 청구항 해석에 고려되었는 바, 아래에서는 청구항 해석 시 고려되는 내적 증거와 외적 증거에 대해 살펴본다. 청구항 해석(Claim construction) 특허 청구항의 해석은 특허 침해 및 유효 판단을 위한 전제가 된다. 일단 청구항의 권리범위가 확정되어야 타인의 실시가 특허

원문보기 내부링크
Naver Blog

패소한 원고에게 소송 비용이 전가되는 경우

2023년 11월 In re PersonalWeb 사건[1]에서 CAFC는 원고가 침해 논리를 반복하여 변경하는 등 일관되지 않은 경우에 원고에게 소송 비용이 전가될 수 있다고 판시하였다. 그리고 이러한 행위가 원고 대리인의 열성적인 변호(zealous representation)로 인한 것이라 하더라도 타당한 이유가 될 수 없다고 보았다. 변호사 비용 미국에서는 법령에 명문의 규정이 있는 경우를 제외하고는 소송 당사자가 자신의 변호사 비용을 각자 부담하는 것이 원칙이다(소위, "American Rule")[2]. 즉, 소송에서 패소한 자가 당연히 승소한 자의 소송 비용까지 부담해야 하는 것은 아니다.[3] 권리구제를 원하는 자가 변호사 비용이라는 경제적 부담으로 인해 법원에 소를 제기하지 못해서는 안되기 때문이다. 그런데 이러한 원칙을 예외없이 고수할 경우에는, 원고가 객관적으로 승소 가능성없는 주장을 하거나 소송 과정에서 일방의 부정 행위가 있는 경우까지 책임 없는 상대방이 자신

원문보기 내부링크
1